[ 湯淡寧 ]——(2016-8-9) / 已閱24991次
一、什么是禁止反悔原則？
民商法及訴訟法上均有“禁反言原則”(estoppel)，而在專利侵權(quán)領(lǐng)域這一規(guī)定統(tǒng)一稱為“禁止反悔原則”。在專利授權(quán)確權(quán)程序中，專利權(quán)人往往往會通過對權(quán)利要求或說明書的限縮以便獲得授權(quán)或維持權(quán)利有效，但在侵權(quán)訴訟中又試圖又通過等同侵權(quán)將已放棄的技術(shù)方案重新納入專利權(quán)的保護(hù)范圍。2010年《司法解釋（一）》第六條規(guī)定：“專利權(quán)人在無效宣告程序中，通過對權(quán)利要求的修改而放棄的技術(shù)方案，權(quán)利人在侵犯專利權(quán)糾紛中又將其納入專利權(quán)保護(hù)范圍的，人民法院不予支持�！笨梢宰⒁獾皆摋l款其適用范圍僅限于“無效宣告程序”，而司法實(shí)踐中大量專利權(quán)人違反禁反言的情形均發(fā)生在專利侵權(quán)訴訟中專利權(quán)人對授權(quán)程序中所作陳述的反言，而且并非每一起專利侵權(quán)訴訟均會伴隨著無效宣告程序，故此次新頒布的《司法解釋（二）》第十三條規(guī)定：“權(quán)利人證明專利申請人、專利權(quán)人在專利授權(quán)確權(quán)程序中對權(quán)利要求書、說明書及附圖的限縮性修改或者陳述被明確否定的，人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定該修改或者陳述未導(dǎo)致技術(shù)方案的放棄�！�
該條款的亮點(diǎn)在于：
1、把禁止反悔原則所禁止反的“言”的適用范圍范圍擴(kuò)大到了“專利授權(quán)確權(quán)程序”，即包括了專利申請、公開、公布、實(shí)審、授權(quán)和公告、復(fù)審、無效和無效司法審查在內(nèi)的整個專利權(quán)生命周期。
2、正向激勵專利權(quán)人高質(zhì)量地撰寫專利申請文件和提高專利申請文件修改、答復(fù)的水平（特別注意要聘請專利代理律師），規(guī)定了限縮性修改或陳述必須“被明確否定”，才可視為技術(shù)方案的不放棄，這實(shí)際上也是反向激勵被控侵權(quán)人或者利害關(guān)系人通過無效宣告程序來“擠壓”專利權(quán)的保護(hù)范圍，擠掉專利權(quán)保護(hù)范圍的“水分”。
二、專利授權(quán)確權(quán)程序中可能存在“限縮性修改或陳述”的情形
1、授權(quán)程序中的修改
在初審和實(shí)審階段中，對專利申請文件的主動修改或被動修改均不得違反《專利法》第三十三條的規(guī)定，即不得超過“原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍”。（注：最高院在以往判例中曾認(rèn)為在專利授權(quán)程序中只要專利權(quán)人不違反《專利法》第三十三條，則對專利申請文件的修改不應(yīng)適用禁止反悔原則。）
在復(fù)審階段中，對專利申請文件的修改僅限于消除駁回決定或復(fù)審?fù)ㄖ獣赋龅娜毕荨?br>
2、確權(quán)程序中的修改
在確權(quán)（無效）程序中，依照《審查指南》的規(guī)定，對權(quán)利要求書的修改僅限于三種方式：（1）刪除權(quán)利要求或刪除部分技術(shù)方案（可刪除獨(dú)權(quán)，也可刪除從權(quán)）；（2）合并權(quán)利要求（對從屬于同一獨(dú)權(quán)的兩項(xiàng)以上從權(quán)進(jìn)行合并，前提是必須刪除該獨(dú)權(quán)）。
三、比較不同情形下“限縮性修改或陳述”對專利權(quán)保護(hù)范圍的影響
案例：以下是某專利的《權(quán)利要求書》授權(quán)文本
1、一種產(chǎn)品，包括特征a1、b。
2、如權(quán)利要求1所述的產(chǎn)品，其特征在于所述特征b為b1。
3、如權(quán)利要求1所述的產(chǎn)品，其特征在于還包括特征c。
問題1：該專利在提交申請時(shí)的權(quán)利要求中記載了特征a，說明書記載了特征a可以是a1、a2或a3，并給出了a1和a2的實(shí)施例，審查員認(rèn)為特征a得不到說明書支持，申請人在意見陳述中將a改為a1，并很快得到授權(quán)。若被控侵權(quán)技術(shù)方案包括特征a2、b，且a1與a2屬等同特征，則被控侵權(quán)技術(shù)方案是否落入權(quán)1的保護(hù)范圍？
問題2：該專利的說明書中并未明確特征b的作用，在無效程序中，專利權(quán)人解釋稱特征b具有x和y兩個作用。若被控侵權(quán)技術(shù)方案包括特征a1、b’，其中特征b’與屬等同特征，但又得知b’僅具有作用x，不具備作用y，則被控侵權(quán)技術(shù)方案是否落入權(quán)1的保護(hù)范圍？
問題3：在無效程序中，權(quán)1被專利復(fù)審委決定宣告無效，在權(quán)2、3基礎(chǔ)上維持該專利有效。若被控侵權(quán)技術(shù)方案具備特征a1、b1’，其中b1’與b1屬等同特征，則被控侵權(quán)技術(shù)方案是否落入權(quán)2的保護(hù)范圍？
問題4：在無效程序中，若權(quán)1被專利權(quán)人主動刪除，專利復(fù)審委決定在權(quán)2、3基礎(chǔ)上維持該專利有效。若被控侵權(quán)技術(shù)方案具備特征a1、b1’，其中b1’與b1屬等同特征，則被控侵權(quán)技術(shù)方案是否仍然落入權(quán)2的保護(hù)范圍？
問題5：在無效程序中，權(quán)1、2被專利復(fù)審委員會決定宣告無效，在權(quán)3基礎(chǔ)上維持該專利有效。若被控侵權(quán)技術(shù)方案具備特征a1、b、c’，其中c’與c屬等同特征，則被控侵權(quán)技術(shù)方案是否還是落入權(quán)3的保護(hù)范圍？
（注：本節(jié)所述問題均改編自最高法公報(bào)案例、《人民司法案例》或省高院案例）
四、禁止反悔原則的既有裁判規(guī)則
裁判規(guī)則1：適用禁止反悔原則的前提應(yīng)當(dāng)是專利申請人對被控侵權(quán)技術(shù)方案中的相應(yīng)技術(shù)特征所做的“限縮性修改放棄”或“陳述放棄”必須是明示的，且已被記錄在專利審查檔案中。
裁判規(guī)則2：“限縮性修改放棄”或“陳述放棄”的保護(hù)范圍，應(yīng)當(dāng)是基于克服實(shí)質(zhì)性缺陷的需要（缺乏新穎性或創(chuàng)造性、缺少必要技術(shù)特征、權(quán)利要求得不到說明書支持、說明書未充分公開等），或者對專利權(quán)的授權(quán)或維持產(chǎn)生了實(shí)質(zhì)性作用。
裁判規(guī)則3：被控侵權(quán)技術(shù)方案中的技術(shù)特征與“限縮性修改放棄”或“陳述放棄”的技術(shù)方案的相應(yīng)技術(shù)特征構(gòu)成等同的，不構(gòu)成侵權(quán)，但該等同技術(shù)特征在權(quán)利要求修改時(shí)是所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員不能預(yù)見的除外。
裁判規(guī)則4：屬于一個總的發(fā)明構(gòu)思的產(chǎn)品專利對其制備方法的方法專利有限定作用，如果被訴侵權(quán)產(chǎn)品不構(gòu)成侵權(quán)，則該產(chǎn)品的制備方法必然不侵權(quán)。
裁判規(guī)則5：若獨(dú)權(quán)被宣告無效而在其從權(quán)維持有效，而該從權(quán)中的附加技術(shù)特征未被該獨(dú)權(quán)所概括，且專利權(quán)人未曾作自我放棄，則因該附加技術(shù)特征沒有原始的參照，故不能推定該附加技術(shù)特征之外的技術(shù)方案已被全部放棄。若從權(quán)中的某一附加技術(shù)特征未被獨(dú)權(quán)所概括，則不能推定專利權(quán)人放棄了與該附加技術(shù)特征的等同特征所限定的技術(shù)方案。
作者：湯淡寧
作者單位：上海市匯業(yè)律師事務(wù)所
2016年8月8日
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