[ 張浠娟 ]——(2012-11-11) / 已閱14409次
發(fā)明和實用新型專利能否評價外觀設(shè)計專利的新穎性
張浠娟（福建力華律師事務(wù)所）
【問題】
當客戶擬就同一產(chǎn)品既申請發(fā)明和實用新型專利，又申請外觀設(shè)計專利時，專利代理人員必然會考慮：
發(fā)明、實用新型專利能否作為在先客體（在先設(shè)計）、抵觸申請來評價外觀專利的新穎性？
能否以申請在先公開/公告在后的發(fā)明和實用新型專利主張在先權(quán)而無效外觀專利？
博派論壇、思博論壇、其他法律網(wǎng)對此問題提出了各種看法，下面從專利復(fù)審委員會（以下簡稱復(fù)審委）在無效審查中對這一問題的觀點入手進行分析，然后引用法律法規(guī)及司法解釋的沿革來厘清“在先權(quán)”的概念。
【無效案例一】WX334，1993
請求人于1991年針對申請日為 1987年12月28日，授權(quán)公告日為1988年11月30日的外觀設(shè)計專利權(quán)向?qū)＠麖?fù)審委員會提出無效宣告請求。
請求人的無效理由：請求人提供證據(jù)1，即申請日為1987年7月31日，公告日為1988年4月20日的實用新型專利，該實用新型專利公告文件中已載明外觀設(shè)計的造型圖，因此根據(jù)專利法（1984）第23條的規(guī)定，該外觀設(shè)計不具備新穎性。
合議組的審查決定：請求人所提供的證據(jù)1為申請在先公告在后的實用新型專利，由于專利法（1984）第23條中未規(guī)定抵觸申請破壞新穎性的情形，因此在外觀設(shè)計專利申請日前申請，又于該外觀設(shè)計申請日后公告的實用新型專利的技術(shù)方案及附圖不能抵觸外觀設(shè)計專利的新穎性，該無效宣告理由不能成立。
【無效案例二】WX878，1997
請求人于1994年針對申請日為1991年5月27日，授權(quán)公告日為1993年8月18日的外觀設(shè)計專利向復(fù)審委員會提出無效宣告請求。
請求人的無效理由：請求人提供證據(jù)1，即申請日為1991年2月5日，授權(quán)公告日為1991年7月31日的實用新型專利。請求人以申請在先公告在后的實用新型專利公開外觀專利為由，根據(jù)專利法（1984）第23條請求宣告外觀設(shè)計專利無效。
合議組的審查決定：由于專利法（1984）第23條中規(guī)定了申請日前公開或公開使用才能破壞新穎性的情形，而請求人提供的證據(jù)1雖申請在先但在外觀專利申請日之前并未公開，因此證據(jù)1不能破壞外觀專利的新穎性。
決定要點：當以一項實用新型專利作為宣告一項外觀設(shè)計專利權(quán)無效的證據(jù)時，如果該實用新型專利在這一項外觀設(shè)計專利的申請日以前已公開，那么，其說明書附圖可以作為宣告這項外觀設(shè)計專利權(quán)無效的證據(jù)。相反，在這項外觀設(shè)計專利申請日以前尚未公開的實用新型專利，其說明書附圖不能作為宣告這項外觀設(shè)計專利權(quán)無效的證據(jù)。
【分析及引申問題】
“抵觸申請”是為了避免對同樣的發(fā)明和者實用新型專利申請重復(fù)授權(quán)，從權(quán)利類型來看，雖然發(fā)明和實用新型專利權(quán)與外觀專利權(quán)為不同類型，但是外觀專利也有可能披露發(fā)明、實用新型要求保護的技術(shù)方案，進而破壞其新穎性。
但是，案例1和2中的審查決定分別從專利法（1984）第23條的兩個角度來闡述：前者從專利法（1984）第23條未規(guī)定抵觸申請破壞新穎性這一否定角度出發(fā)，后者從專利法（1984）第23條規(guī)定公開破壞新穎性這一肯定角度入手。審查決定雖并未正面解答，發(fā)明和實用新型專利不能與外觀專利互為抵觸申請，但卻表明在無效審查程序中，發(fā)明和實用新型專利作為無效證據(jù)需在外觀專利申請日前公告即作為“在先設(shè)計”才可采用。
在2000年修改后的專利法第23條中規(guī)定，授予專利權(quán)的外觀設(shè)計，不得與他人在先取得的合法權(quán)利相沖突。
在2008年修改后的專利法第23條中又規(guī)定了抵觸申請的情形，進而引出如下思考：
在實務(wù)中，申請在先公開/公告在后的發(fā)明、實用新型專利，其不能作為抵觸申請來評價外觀專利的新穎性，那能否以在先權(quán)為由無效外觀專利？
【無效案例三】WX11348，2008
請求人于2007年針對申請日為2004年11月27日，授權(quán)公告日為2005年12月14日的外觀設(shè)計專利（以下簡稱本專利）向復(fù)審委提出無效宣告請求。
請求人的無效理由：請求人在口審當庭提交新證據(jù)2，申請日為2003年8月21日，授權(quán)公告日為2005年2月16日的實用新型專利。請求人認為本專利與請求人在先的實用新型專利權(quán)（新證2）相沖突，根據(jù)專利法（2000修正）第23規(guī)定請求宣告本專利無效。
合議組的審查決定：
首先，以未提交在先權(quán)利相沖突的處理決定或者判決的屬不受理情形。關(guān)于是否需提供“決定或者判決”才屬受理情形，在專利法實施細則（2010）中修訂為“證明權(quán)利沖突的證據(jù)”；
其次，以實用新型與外觀為不同類型專利為由，認定不會發(fā)生權(quán)利沖突。關(guān)于此點可從狹義上理解，例如，他人在發(fā)明、實用新型專利的申請日前使用的，同樣的發(fā)明和實用新型專利等，這類情形雖存在權(quán)利沖突，但此類權(quán)利沖突分別適用專利法（2008）第69條第2款、第9條第1款等具體條款，并不適用第23條。
基于以上兩點，合議組對請求人關(guān)于本專利與他人在先取得的合法權(quán)利相沖突而不符合專利法（2000修正）第23條規(guī)定的主張不予支持。
【分析及引申問題】
審查決定以程序問題回避實體問題，并未正面解答實用新型專利是否屬于專利法第23條中規(guī)定的“在先權(quán)”。
那么，發(fā)明和實用新型專利是否能納入專利法（2008）第23條中規(guī)定的“他人在先取得的合法權(quán)利”中？
下面從立法背景看在先權(quán)沿革，以厘清專利法中的“在先權(quán)”的概念。
【在先權(quán)沿革】
【發(fā)布日期】2001.06.22
《最高人民法院關(guān)于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定》（法釋〔2001〕21號）
第十六條 專利法第二十三條所稱的在先取得的合法權(quán)利包括：商標權(quán)、著作權(quán)、企業(yè)名稱權(quán)、肖像權(quán)、知名商品特有包裝或者裝潢使用權(quán)等。
【發(fā)布日期】2002.12.28
《專利法實施細則》（2002修正）
第六十五條第三款之規(guī)定，以授予專利權(quán)的外觀設(shè)計與他人在先取得的合法權(quán)利相沖突為理由請求宣告外觀設(shè)計專利權(quán)無效，但是未提交生效的能夠證明權(quán)利沖突的處理決定或者判決的，專利復(fù)審委員會不予受理。
【發(fā)布日期】2003.10.29
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