[ 李揚 ]——(2012-8-2) / 已閱19792次
《商標法》第３１條后半句則禁止違反誠信原則采用不正當手段搶注已經(jīng)使用并有一定影響的商標。由于該后半句引入了誠信原則，相應(yīng)的也就降低了對已經(jīng)使用商標知名度的要求。也就是說，即使已經(jīng)使用的商標未構(gòu)成《商標法》第１３條第１款規(guī)定的馳名商標，而僅僅具備一定影響，[19]但如果搶注者違反誠信原則，采取不正當手段的話，使用者也可以阻止其進行搶注。與《日本商標法》第４條第１款第１０項和《商標法》第１３條第１款相比較，《商標法》第３１條后半句劃定的商標搶注之法律界限，至少存在以下重大疏漏：
１．僅僅禁止惡意搶注行為。《商標法》第３１條后半句明確規(guī)定，搶注者只有采用不正當手段搶注在先使用商標時，即具備主觀惡意時，[20]行為才是非法的。這樣一來，對他人在先使用并且具有一定影響的商標可以進行善意搶注，這使得受保護的在先使用知名商標的范圍大為縮小。而按照《日本商標法》第４條第１款第１０項和《商標法》第１３條第１款的規(guī)定，不管搶注者是否采用了不正當競爭手段，主觀上是否具備惡意，只要搶注了具備知名要件的在先使用商標，行為就是非法的。相比較而言，《日本商標法》第４條第１款第１０項和《商標法》第１３條第１款對在先使用的知名商標提供了更加周全的保護，并且大大減輕了商標審查機關(guān)的負擔。因為在商標注冊申請審查階段，審查機關(guān)不必考察申請人是否采用了不正當手段，主觀上是否具備惡意，只要集中精力審查在先使用商標的知名度即可。
這里需要說明的是，為什么日本商標法會對在先使用知名商標采取如此嚴格的保護態(tài)度呢？日本學說和判例上主要有三種觀點：一是出所混同防止說。持這種觀點的學者認為《日本商標法》第４條第１款第１０項的目的主要是為了防止商品或者服務(wù)的混淆，是對公共利益的保護。[21]二是使用事實保護說。持此種觀點的學者認為《日本商標法》第４條第１款第１０項的目的主要在于保護既存商標的使用狀態(tài)，是對私人利益的保護。[22]三是折中說。持此種觀點的學者認為《日本商標法》第４條第１款第１０項的目的是兩者兼而有之，既在于防止商品或者服務(wù)出所的混淆，也在于保護既有商標的使用事實。[23]筆者贊同折中說。其理由是：一方面在先使用知名商標如果任由他人搶注，在其知名的地域和人群范圍內(nèi)會引起需要者的混淆；另一方面，在先使用知名商標達到知名狀態(tài)，說明該商標使用的商品或者服務(wù)已經(jīng)占有了一定的市場份額和足夠多的需要者，具有一定規(guī)模，對產(chǎn)業(yè)發(fā)展作出了貢獻，對其如不提供保護，任由他人搶注并進一步行使停止侵害請求權(quán)和損害賠償請求權(quán)，將使在先使用者所有的投入付之東流，這將違背商標法促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展之目的。
２．過分降低了在先使用商標的知名度。從文義解釋學角度看，《商標法》第３１條后半句規(guī)定的在先使用商標的知名度明顯低于《商標法》第１３條第１款規(guī)定的未注冊馳名商標的知名度。這一點從我國司法機關(guān)的相關(guān)判例中可以得到印證。例如，在“北京鴨王案”[24]中北京市高級人民法院就認為，作為商號和商標在先使用的“北京鴨王”雖然僅在北京營業(yè)，影響主要及于北京，未達到馳名程度，但也屬于具有“一定影響的商標”，有權(quán)阻止上海全聚德申請注冊“上海鴨王”商標。
知名度降低的后果是，只要通過使用獲得了一點知名度的商標，就可以阻止他人搶注。這將大大拓寬能夠阻止他人搶注的在先使用商標范圍，使在先使用未注冊商標事實上獲得與注冊商標一樣的專用權(quán)。這將從根本上沖擊商標權(quán)注冊制度，并給他人選擇和使用商標的自由造成巨大障礙。
日本商標法對在先使用商標知名度的要求與《商標法》第１３條第１款的規(guī)定相同。從日本東京高等裁判所對“ＤＣＣ案”的判決來看，對可以阻止他人申請商標注冊的在先使用知名商標的知名度要求非常之高。按照日本東京高等裁判所的理解，某個商標應(yīng)該在日本全國主要商業(yè)圈的同種商品經(jīng)營者之間達到相當?shù)闹こ潭�，至少不�?yīng)當限于一縣之內(nèi)，而應(yīng)當在超過相鄰數(shù)縣的相當?shù)赜蚍秶鷥?nèi)，達到至少一半以上的同種商品經(jīng)營者知悉的程度，才能被認定為知名商標。顯然，《商標法》第１３條第１款和日本商標法的司法實踐確保了商標權(quán)注冊制度的機能和他人選擇以及使用商標的自由。
３．《商標法》第３１條后半句沒有在規(guī)定不得搶注他人已經(jīng)使用的知名商標的同時，規(guī)定在先使用者的抗辯權(quán)和附加區(qū)別性標識的義務(wù)�！渡虡朔ā返冢常睏l后半句與第１３條第１款一樣，也沒有規(guī)定在先使用者的抗辯權(quán)，以及在先使用者使用其未注冊商標時應(yīng)當附加區(qū)別性標記的義務(wù)。由于未規(guī)定在先使用者的抗辯權(quán)，《商標法》第３１條后半句和《商標法》第１３條第１款自然也就沒有進一步區(qū)分能夠阻止他人搶注的在先使用商標和作為不侵權(quán)抗辯事由的在先使用商標的知名度。這在實踐中將造成兩個惡果：一是搶注者搶注成功后，立即控告在先使用者侵害其商標專用權(quán)，從而使大量未注冊商標的在先使用者陷入侵權(quán)狀態(tài)。即使商標法賦予了在先使用者抗辯權(quán)，但因法律上沒有區(qū)別阻止他人搶注的在先使用商標和作為不侵權(quán)抗辯事由的在先使用商標的知名度，很容易導致司法機關(guān)和行政執(zhí)法機關(guān)認為，在先使用商標只有構(gòu)成馳名商標，其使用者才能擁有抗辯權(quán)。對作為不侵害商標權(quán)抗辯事由的在先使用商標知名度要求如此之高，將極大限縮能夠擁有抗辯權(quán)的在先使用者數(shù)量。這極其不利于既有使用狀態(tài)和利益的保護，不利于交易安全和其他社會關(guān)系的穩(wěn)定。二是導致需要者混淆。由于在先使用者使用的未注冊商標與搶注者的注冊商標相同，當使用在相同或者類似的商品或者服務(wù)上時，很容易導致需要者混淆，從而損害需要者的利益。
《日本商標法》則通過第３２條與第４條第１款第１０項相呼應(yīng)，明確賦予了在先使用者抗辯權(quán)，并同時規(guī)定在先使用者應(yīng)當承擔附加區(qū)別性標識以防止混淆的義務(wù)。更為重要的是，日本司法機關(guān)對《日本商標法》第４條第１款第１０項規(guī)定的知名商標的知名度和第３２條規(guī)定的知名商標的知名度作了區(qū)分，認為作為不侵害商標權(quán)抗辯事由的在先使用知名商標所有的知名度，要大大小于作為阻止他人商標注冊事由的在先使用知名商標的知名度。[25]這樣就很好地平衡了商標權(quán)人與在先使用者之間的利益，保護了消費者利益，維護了競爭秩序。
４．《商標法》第３１條后半句規(guī)定不得以不正當手段搶注他人已經(jīng)使用的未注冊商標時，沒有商品或者服務(wù)類別的限制，也沒有規(guī)定在先使用知名商標是否可以阻止他人將與其近似的商標申請注冊或者使用。[26]而《日本商標法》第４條第１款第１０項的既存在商品或者服務(wù)類別的限制，也規(guī)定與在先使用知名商標近似的商標不得申請注冊，按照法律解釋原則，申請人當然更不得使用。我國商標法如此規(guī)定存在如下兩個致命弊端。
一是《商標法》第３１條后半句會被在先使用知名商標所有人濫用。既然沒有限制商品和服務(wù)的類別，知名商標在先使用者當然可以進行如下解釋：在先使用的未注冊知名商標可以阻止他人在所有類別的商品或者服務(wù)上申請注冊和使用。果真如此的話，在先使用的知名商標就被馳名商標化了。這將嚴重妨礙他人申請商標注冊的自由，對產(chǎn)業(yè)發(fā)展極為不利。此外，這種規(guī)定與《商標法》第１３條第１款關(guān)于未注冊馳名商標僅僅可以阻止類似范圍內(nèi)的商標注冊的規(guī)定也存在嚴重矛盾。按照一般理解，未注冊知名商標的知名度要低于未注冊馳名商標，但按照上述解釋，其阻止他人注冊的效力卻高于未注冊馳名商標�！渡虡朔ā返冢常睏l實際上是將未注冊知名商標阻止他人申請商標注冊的效力等同于第１３條第２款規(guī)定的已經(jīng)在我國注冊的馳名商標的阻卻效力了�！度毡旧虡朔ā穭t對第４條第１款第１０項規(guī)定的知名商標與第４條第１款第１９項規(guī)定的著名商標的阻卻效力進行了嚴格區(qū)分。按照第４條第１款第１０項的規(guī)定，知名商標的阻卻效力只及于相同或者類似的商品或者服務(wù)范圍內(nèi)，只有符合第１９項要件的著名商標才具有阻止他人出于不正當目的在所有類別的商品或者服務(wù)范圍內(nèi)申請商標注冊的效力。
盡管上述擔憂由于國家商標局在《商標審理標準二》第四部分事實上將在先使用知名商標的阻卻效力限制在相同或者類似商品或者服務(wù)范圍內(nèi)而減少，但由于商標審理標準屬于商標局內(nèi)部的辦事規(guī)章，法律效力層級低，對知名商標在先使用人很難起到拘束作用。退一步說，即使在商標申請注冊階段在先使用人達不到阻止他人在所有類別商品或者服務(wù)上注冊其在先使用商標的目的，在商標使用階段卻完全可能控告非類似范圍內(nèi)的使用者侵權(quán)。
二是《商標法》第３１條后半句會被搶注者濫用�！渡虡朔ā返冢常睏l后半句既沒有對商品和服務(wù)類別作出限制，也沒有規(guī)定在先使用知名商標是否可以阻止與其近似商標的注冊和使用。搶注者就此搶注和使用與在先使用知名商標近似的商標，在先使用者提出商標異議或者請求撤銷其注冊商標或者控告其侵害在先權(quán)益時，搶注者就可以堂而皇之地以在先使用者沒有使用近似商標為由進行抗辯。這一點在我國表現(xiàn)得尤為明顯。在為社會廣泛關(guān)注的“索愛案”、[27]“偉哥案”、[28]“陸虎案”[29]等案件中，一個共同點就是搶注者以日本索尼公司、美國輝瑞公司、英國路華公司分別未實際使用“索愛”（原告對應(yīng)商標為索尼愛立信）、“偉哥”（原告對應(yīng)商品名為Ｖｉａｇｒａ，中文名為萬愛可）、“陸虎”（原告對應(yīng)商標為ｌａｎｄ�。遥铮觯澹颍橛蛇M行抗辯，終審法院都支持了搶注者的抗辯。但是，如果我國商標法能夠像《日本商標法》第４條第１款第１０項一樣，明確將在先使用知名商標的阻卻效力擴大至與其近似的商標，則法院的精力應(yīng)該主要放在考察以下三個方面：（１）“索愛”與“索尼愛立信”、“偉哥”與“Ｖｉａｇｒａ”、“陸虎”與“ｌａｎｄ�。遥铮觯澹颉笔欠窠�；（２）“索尼愛立信”、“Ｖｉａｇｒａ”、“ｌａｎｄ�。遥铮觯澹颉笔欠駥儆诜弦蟮闹麡俗R；（３）日本索尼公司、美國輝瑞公司、英國路華公司是否分別在我國境內(nèi)實際使用了“索尼愛立信”、“Ｖｉａｇｒａ”、“ｌａｎｄ�。遥铮觯澹颉睒俗R，而不是“索愛”、“偉哥”、“陸虎”標識。
遺憾的是，由于我國商標法立法上的問題，加上法院在審理時拘泥于當事人的法律理由，[30]因此最后只能囿于原告未實際使用近似商標并得出大可值得商榷的判決結(jié)論。
有學者雖然認為法院判決或者商標評審委員會的裁決存在問題，卻提出“商標的被動使用”（即社會公眾對商標的使用）也是商標權(quán)人對“商標的使用”的觀點。[31]這種觀點雖然意在保護知名商標在先使用者的利益，卻不符合商標法的立法目的。商標法之所以鼓勵商標注冊，或者保護商標在先使用者的利益，最終目的在于促進產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。如果將被動使用也視為商標使用，則商標權(quán)人可以放心地躺在商標上睡大覺，這根本上無益于產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，因此并不值得提倡。[32]
我國商標法劃定的現(xiàn)有商標搶注法律界限存在的上述種種缺陷，已經(jīng)無法適應(yīng)商標注冊和使用的現(xiàn)實需要，非常不利于市場競爭，阻礙了產(chǎn)業(yè)發(fā)展，因而亟須重新劃定。
（二）我國商標搶注法律界限之重新劃定
考慮到我國商標法現(xiàn)有商標搶注法律界限的種種缺陷，在借鑒日本商標法及其司法實踐經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，結(jié)合我國具體國情，筆者認為，我國商標搶注法律界限應(yīng)當進行如下重新劃定。
１．刪除《商標法》第３１條后半句規(guī)定。如前所述，由于第３１條后半句引入了主觀惡意因素，相應(yīng)的降低了在先使用商標的知名度要求，因此大大拓寬了能夠阻止他人申請商標注冊的在先使用商標范圍，這將使在先使用的未注冊商標事實上獲得與注冊商標一樣的效力，從而極大地沖擊了商標權(quán)注冊制度的功能，妨礙他人選擇和使用商標的自由，并且導致未注冊商標使用者和商標搶注者的濫用，在具體案件中呈現(xiàn)出處理結(jié)果極不公平的現(xiàn)象，可謂有百害而無一利�？紤]到《商標法》第１３條第１款基本上實現(xiàn)了在先使用未注冊馳名商標的保護，實現(xiàn)了與《日本商標法》第４條第１款第１０項相同的立法目的，因此《商標法》第３１條后半句應(yīng)當刪除。
２．在保留《商標法》第１３條第１款的基礎(chǔ)上，借鑒《日本商標法》第３２條的立法經(jīng)驗，賦予未注冊商標在先使用者抗辯權(quán)，同時規(guī)定其應(yīng)當負擔附加區(qū)別性標記防止混淆的義務(wù)，從而平衡商標搶注者與未注冊商標在先使用者之間的利益關(guān)系。
需要指出的是，最高人民法院已經(jīng)意識到了《商標法》第１３條第１款未賦予在先未注冊馳名商標使用者抗辯權(quán)的缺陷，通過司法解釋的方式對其進行了補充和完善，賦予了未注冊馳名商標使用者抗辯權(quán)。這體現(xiàn)在２００９年最高人民法院發(fā)布的《審理涉及馳名商標保護的民事糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第６條規(guī)定當中。按照該條規(guī)定，原告以被訴商標的使用侵犯其注冊商標專用權(quán)為由提起民事訴訟，被告以原告的注冊商標復制、模仿或者翻譯其在先未注冊馳名商標為由提出抗辯或者提起反訴的，應(yīng)當對其在先未注冊商標馳名的事實負舉證責任。該條雖然表面上規(guī)定的是在先未注冊馳名商標使用者對其在先未注冊商標馳名事實應(yīng)當負擔的舉證責任，實質(zhì)上卻間接賦予了在先未注冊馳名商標使用者抗辯權(quán)。不過這條司法解釋仍然存在以下兩個問題。
問題之一是，該條規(guī)定屬于司法解釋，尚未上升為法律，在適用效力上不免大打折扣。從實踐看，我國工商行政管理機關(guān)和海關(guān)就基本上不認同最高人民法院的司法解釋，在處理相關(guān)案件時根本不承認任何形式的在先使用抗辯，往往責令同一標識的在先使用人無條件地為注冊商標權(quán)人讓路，在先使用人自該商標被注冊后應(yīng)該立即停止使用該商標，否則就構(gòu)成商標侵權(quán)。例如，某企業(yè)在２０世紀７０年代即在香港注冊了“輝達”商標，指定使用商品為電線電纜，８０年代進入祖國大陸后仍然在該商品上使用該商標，但一直未在祖國大陸申請注冊。１９８９年該商標被他人在祖國大陸注冊成功。１９９６年該商標注冊權(quán)人以商標侵權(quán)為由將香港公司投訴至廣東省深圳市某工商行政管理局。該局即以商標侵權(quán)為由，責令香港公司停止使用“輝達”商標并對其處以罰款。香港公司搜集了很多在先使用的證據(jù)，主張在先使用抗辯，但執(zhí)法人員根本不予采納。[33]
問題之二是，該條規(guī)定僅僅賦予了未注冊馳名商標使用者的抗辯權(quán)，而沒有賦予通過使用獲得了一定知名度但尚未達到馳名程度的未注冊商標使用者的抗辯權(quán)。未注冊馳名商標畢竟屬于少數(shù)，實踐中大量存在的則是具有一定影響力但尚未達到馳名程度的在先使用未注冊商標。如果不賦予后者的抗辯權(quán)，則會僅僅因為其使用者未及時申請注冊或者申請注冊沒有成功而陷入侵害搶注者注冊商標權(quán)的狀態(tài)，對這些使用者來說顯然是不公平的，并且會引發(fā)諸多社會問題。因此，賦予通過使用獲得了一定知名度但尚未達到馳名程度的未注冊商標使用者的抗辯權(quán)是法律的理性回歸。具體立法可以借鑒《日本商標法》第３２條，作出如下規(guī)定：在他人商標注冊申請日之前，沒有不正當競爭目的，在我國境內(nèi)，在與注冊商標指定使用的商品相同或者類似的商品上使用與注冊商標相同或者近似的商標，如果已經(jīng)具備一定影響，有權(quán)繼續(xù)在該商品上使用該商標；承繼該使用者業(yè)務(wù)的人也享有相同的權(quán)利。
關(guān)于在先使用者附加區(qū)別性標記防止混淆的義務(wù)，《日本商標法》第３２條第２款規(guī)定，商標權(quán)人或者專有使用權(quán)人，可以請求按照第１款擁有使用商標權(quán)利的人（即抗辯權(quán)人）附加防止業(yè)務(wù)所屬商品或者服務(wù)與自己業(yè)務(wù)所屬商品或者服務(wù)混淆的適當標記�！度毡旧虡朔ā返冢常矖l第２款并沒有強制性規(guī)定在先使用者附加區(qū)別性標記的義務(wù)，而是讓商標權(quán)人或者其專有使用權(quán)人根據(jù)具體情況決定是否請求其附加適當區(qū)別性標記。日本商標法如此規(guī)定的理由主要是，未注冊商標使用者積極、主動混淆性地使用商標的情況并不特別嚴重，因此無須強制性對其課以附加適當區(qū)別性標記的義務(wù)。而我國的情況則不同，隨意“搭便車”進行不正當競爭的現(xiàn)象極為嚴重。為了防止在先使用者混淆性地使用商標，有必要強制性規(guī)定其附加適當區(qū)別性標記的義務(wù)。從日本學者的解讀看，所謂適當區(qū)別性標記是指足以區(qū)別在先使用者與注冊商標權(quán)人商品或者服務(wù)的標記，如“某某制造”、“某某的產(chǎn)品和本公司沒有任何關(guān)系”等。[34]由此可見，雖然強制性地對在先使用者課以附加適當區(qū)別性標記的義務(wù)，但該義務(wù)履行起來十分簡單，并不會加重其負擔。
四、結(jié)語
商標搶注并非一無是處，它除了符合商標權(quán)注冊制度的精神、表明搶注者具有高度的知識產(chǎn)權(quán)意識之外，還可以間接提高被搶注者的權(quán)利意識，并且符合商標法推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最終目的。一味指責商標搶注惡意、非法的觀點是不可取的，試圖將所有商標搶注行為消滅既不可取，也不可能。為了促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展，平衡在先商標使用者與商標注冊申請人之間的利益，既確保在先商標使用者的既有利益，又維護商標注冊申請人的自由，吸納國外商標法的有益經(jīng)驗，力爭在合法搶注與非法搶注之間劃定一個合理界限，才是我們應(yīng)該持有的態(tài)度。
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