[ 林曉 ]——(2003-10-19) / 已閱18936次
DVD6C“專利權(quán)行使”質(zhì)疑
林 曉 律師
自2003年9月1日起，DVD6C開始向全球提供DVD音頻及記錄型DVD專利共同許可1。 在此之前2003年8月23日，多家媒體曾相繼轉(zhuǎn)載刊登了廣州日報記者報道的文章，該文指出，聯(lián)想、七喜、方正等國內(nèi)50家大型的電腦整機品牌商接到一封來自DVD6C許可聯(lián)合體的信，此信要求這50家企業(yè)在購買DVD光驅(qū)這一配件時，應選擇已獲DVD6C專利許可的產(chǎn)品。 “6C通過律師說，‘如果其尚未獲得許可，請貴公司要求該等DVD產(chǎn)品的賣方成為獲得許可的制造商，這是對每一方都有益的。否則，如果使用侵權(quán)的DVD產(chǎn)品，貴公司自己生產(chǎn)的產(chǎn)品也將是侵權(quán)產(chǎn)品�！� (
由上述報道可知，DVD6C通過其代理律師在8月底向國內(nèi)50家PC生產(chǎn)廠商發(fā)出了提示性"警告函"。由于本人并沒有接到上述DVD6C的律師函，因此，本文立論依據(jù)是上述媒體記者的報道，質(zhì)疑對象是DVD6C通過律師向國內(nèi)50家PC生產(chǎn)企業(yè)發(fā)出警告函行為的法律依據(jù)，即DVD6C專利許可聯(lián)盟（patent pool）此次開始的DVD音頻及記錄型DVD共同專利許可的權(quán)源――必須的基本專利構(gòu)成（essential patents），以及DVD6C"警告"行為的合法性問題(。
1997年10月20日，株式會社日立制作所、松下電器產(chǎn)業(yè)株式會社、三菱電機株式會社、時代華納公司、株式會社東芝、日本勝利株式會社合意建立了對各自持有的有關(guān)DVD專利進行專利共同許可的體系（patent pool），6家公司的共同專利許可契約將由東芝統(tǒng)一負責締結(jié)，松下電器、日立制作所按地域分擔交涉業(yè)務(wù)；同時，必須專利許可使用費DVD Player、DVD-ROM、DVD Decoder4為銷售價格的4%，但每臺不低于4美元。這就是所謂的DVD6C。以后，在2002年6月，又有IBM公司加入其中。
1999年6月11日，DVD6C宣告自本日起開始向全世界提供有關(guān)DVD播放機、DVD-ROM、DVD解碼器及DVD光盤的必要的專利共同許可，期待通過共同許可方式促進DVD產(chǎn)品在世界的普及。
DVD6C始料不及的是，在6C與3C進行DVD技術(shù)標準競爭的縫隙間，中國企業(yè)異軍突起，造就出可稱為"20世紀最后的大型家電"的DVD播放機市場，并延續(xù)至今。由于DVD6C對中國市場估計不足，專利戰(zhàn)略出現(xiàn)偏差，迄今納入DVD6C專利目錄中的中國專利只有6項，其中在[List of DVD Player/DVD Decoder Patents] (DVD Video Player, DVD-ROM Drive, DVD Audio Player, DVD Decoder)項下的中國專利共有5項5。
根據(jù)2003年4月22日日本特許廳發(fā)表的《有關(guān)標準關(guān)聯(lián)專利申請的特許廳的匯總》，對6C patent pool關(guān)于播放機、驅(qū)動器、解碼器、光盤等技術(shù)的總計239個專利族系（以相同內(nèi)容匯集而能夠把握的單位）各國延伸專利750件進行了匯集。在全部239個專利系譜中202個為日本企業(yè)所有；按照國別劃分，日本專利131件，其中日本企業(yè)128件；美國專利84件，其中日本企業(yè)的專利62件。這一統(tǒng)計與DVD6C公布的DVD必須專利目錄是一致的，即在DVD必須基本專利中不存在獨立的中國專利，中國專利完全是與外國專利同一內(nèi)容的并行專利。這是多國籍企業(yè)的專利戰(zhàn)略，本無可非議。
不過，值得注意的是，原來作為[List of DVD Player/DVD Decoder Patents]必須專利構(gòu)成的Ref.No.47專利號為US5768298、JP2882302、CN ZL96105518.9的由日立制作所在美、日、中三國分別獲得授權(quán)的同一內(nèi)容名稱為“信息記錄方法：復制方法及復制設(shè)備”的專利，又被再次組合入此次2003年9月1日開始的記錄型DVD專利共同許可目錄中（[List of DVD Recorder/DVD Encoder Patents](DVD-RAM Drive, DVD-RW Drive, DVD-R Drive, DVD Video Recorder, DVD Encoder)）6；同時，稍加留意還可發(fā)現(xiàn)，在再次組合中刪去了日本專利（專利號：JP2882302），而僅加入了美國專利（專利：US5768298）和中國專利（專利號：ZL96105518.9）。那么，如何看待這一“刪除行為”呢，DVD6C做如此“編輯”其目的究竟為何？
眾所周知，根據(jù)巴黎條約確定的專利獨立原則和屬地主義原則，DVD6C在中國追訴專利侵權(quán)行為必須依據(jù)中國專利權(quán)，而在2003年9月1日開始的記錄型DVD專利共同許可中，如果沒有中國專利的加入，對于在中國境內(nèi)發(fā)生的模仿專利產(chǎn)品的行為，DVD6C將束手無策；也就是說，在目前權(quán)利狀態(tài)下，移植組合過來的ZL96105518.9中國專利，是DVD6C在中國針對記錄型DVD行使專利權(quán)的唯一依據(jù)，假如沒有此項中國專利加入共同專利許可組合，就記錄型DVD而言，在中國，所謂“DVD6C”的行為將處于“非專利權(quán)利行使”狀態(tài)，DVD6C通過其律師向中國50家PC生產(chǎn)企業(yè)發(fā)出“警告”將欠缺合法依據(jù)。
不過，ZL96105518.9中國專利雖然在法律形式上挽救了DVD6C“警告函”的命運，但是，我們?nèi)钥梢詫ζ洳扇〉囊浦步M合方式提出如下質(zhì)疑：
1．ZL96105518.9中國專利（同一內(nèi)容美國專利US5768298、日本專利JP2882302）是否為DVD必須的基礎(chǔ)專利，在記錄型DVD專利共同許可目錄中刪去了JP2882302日本專利是否合理、合法？
對于ZL96105518.9中國專利是否為DVD基礎(chǔ)專利，這一技術(shù)性判斷必須留待專家做出最后評價。不過，在此之前，我們可以從探討專利許可聯(lián)盟（patent pool）的意義開始，對移植組合方式提出質(zhì)疑。
所謂patent pool（專利許可聯(lián)盟），是指多數(shù)專利等權(quán)利人，將各自分別所有的專利等或者專利等許可權(quán)限集中于一定的企業(yè)和組織，通過該企業(yè)和組織，patent pool的成員接受必要的許可，即參加企業(yè)可以自由實施集中起來的專利。patent pool自體具有集合相為互補的專利技術(shù)，回避因?qū)箤＠嬖诙柚箤嵤┮约皩＠謾?quán)訴訟，并減少交易成本等優(yōu)點。結(jié)成patent pool的主要目的，一般是為了參加企業(yè)間相互融通自由使用集中了的專利技術(shù)，在追求此種目的下，patent pool具有效率性且促進競爭的效果。同時，patent pool也應許可第三者使用，獲得專利使用費，分配與patent pool參加企業(yè)成員。封閉的patent pool，構(gòu)成“專利許可拒絕”的，將成為反壟斷法的追訴對象。
如果說ZL96105518.9中國專利是DVD基礎(chǔ)專利，那么，在專利共同許可中刪去JP2882302日本專利，理論上將直接影響DVD6C成員及在日本的6C以外的企業(yè)接受共同專利許可，patent pool將失去意義。但是，事實上在日本的DVD6C成員們接受了日立制作所的“保留”，從這種“接受”可以做出如下兩種推論，一是DVD6C成員以及在日本的DVD6C以外的licensee已經(jīng)同日立制作所就該項日本專利實施許可進行了單獨交涉并獲得了許可，如果是這樣的話，單獨許可的條件如何，與共同專利許可的條件相比有何不同，是否構(gòu)成“差別性專利許可條件”，應受到競爭當局的注意；二是JP2882302日本專利并非DVD基礎(chǔ)專利，6C其他成員可以使用其它替代技術(shù)繞過該專利；如果是這樣，可以進一步的推論，即將ZL96105518.9中國專利（同一內(nèi)容US5768298美國專利）組合加入記錄型DVD專利共同許可中，對于可能的獲得專利共同許可的人（licensee）而言，沒有必要。顯然，后者的推論需要權(quán)威性的技術(shù)鑒定。那么，我們就假設(shè)第一種推論成立，來考察一下“刪除行為”的直接后果吧。
在記錄型DVD專利共同許可中，刪去JP2882302日本專利將縮小專利實施許可地域，它意味著接受記錄型DVD共同專利許可者，要想使采用同一內(nèi)容中國、美國專利制造的產(chǎn)品進入日本市場，還需另行同掌握該日本專利的日立制作所進行單獨交涉，并付出額外的專利使用費。顯然，這個結(jié)果與DVD Video Player, DVD-ROM Drive, DVD Audio Player, DVD Decoder的共同專利許可相比，條件有失公平。
另一方面，對在日本的未來可能接受記錄型DVD專利共同許可的licensee來說，他們在選擇接受必須的共同專利許可時即受到了限制。
因此，從上述兩方面來看，“刪除行為”的直接后果是導致了共同專利許可條件的不公平，這應當引起中國政府主管部門和日本公正交易委員會的注意。
2．作為平行進口防止對策，在記錄型DVD專利共同許可中，刪去JP2882302日本專利，是否有違公平競爭原則？
首先，需要關(guān)注的是各國判例原則對平行進口和專利許可的影響。
1997年7月1日，日本最高裁判所對于涉及專利產(chǎn)品平行進口、專利權(quán)國際消耗的BBS事件做出了終審判決7。該判決是世界上最初的最高法院水平的涉及專利權(quán)國際消耗的判決，對日本專利權(quán)人在外國銷售專利產(chǎn)品的行為對日本專利權(quán)產(chǎn)生影響的后果進行了詳細闡述。該判決指出，日本專利權(quán)人或者可視為專利權(quán)人的子公司或關(guān)聯(lián)企業(yè)，在外國轉(zhuǎn)讓專利產(chǎn)品時，如果就專利產(chǎn)品的銷售地、使用地域?qū)⒉话ㄈ毡驹趦?nèi)的意圖與受讓人進行了協(xié)商，并將“地域除外規(guī)定”在產(chǎn)品上進行了明確表示，那么，該產(chǎn)品經(jīng)過流通進口至日本時，專利權(quán)人可以行使專利權(quán)阻止該產(chǎn)品的進口；反之，如果沒能達成協(xié)議或在該產(chǎn)品上沒有“權(quán)利保留”明確表示的，則不能行使日本專利權(quán)8。
此外，由Societe Anonyme des Manufactures de Glaces 對Tilghman 事件9判決確定的英聯(lián)邦判例法原則對國際專利許可理論影響很大。根據(jù)該判例原則，在多國專利并存的情況下，應當區(qū)別專利權(quán)人的權(quán)利行使、專利實施被許可人（licensee）的權(quán)利行使以及產(chǎn)品購入者，即licensee的權(quán)利依存于其授權(quán)，在專利許可中，由于固有的地域制約是內(nèi)在的，銷售專利產(chǎn)品時，即使沒有明示的特殊約定，也不影響專利權(quán)人的權(quán)利行使。這一原則在肯尼亞高等法院Beecham Group 對International Products事件判決中得到適用10。其次，與上述區(qū)別專利權(quán)人與專利實施權(quán)人的論理接近的是美國Snofi事件判決11。
根據(jù)上述判例原則以及專利的屬地主義原則、專利獨立原則，在A、B、C國擁有并行專利的A國專利權(quán)人甲，可以將B、C國的專利許可與乙使用，而自己繼續(xù)保有A國的專利權(quán)，從而達到既控制A國市場，又通過B、C國的專利許可收取專利使用費（對DVD6C而言，還有推動事實標準成為國際標準的好處），達到控制市場、分割市場的目的。這種通過專利分割世界市場的方法，是多國籍企業(yè)生存與發(fā)展的手段。
顯然，在記錄型DVD專利共同許可中刪去JP2882302日本專利，在理論上，日本專利權(quán)人可以利用日本專利阻止使用同一內(nèi)容中國專利的產(chǎn)品進入日本市場。這對中國獲得記錄型DVD專利共同許可者而言，是不公平的，具有削弱產(chǎn)品市場競爭的效果。
進一步而言，專利許可雖然是專利權(quán)人契約性自由行為，但是，已經(jīng)在DVD Video Player, DVD-ROM Drive, DVD Audio Player, DVD Decoder專利共同許可中提供的專利，在其后的DVD-RAM Drive, DVD-RW Drive, DVD-R Drive, DVD Video Recorder, DVD Encoder專利共同許可中又被刪去，如果僅是作為平行進口防止對策為了控制低價專利產(chǎn)品進入日本市場的話，依照日本獨占禁止法學說，這種行為雖然形式上是專利權(quán)行使行為，但卻脫離了知識產(chǎn)權(quán)權(quán)利行使的目的，不能認為是依據(jù)知識產(chǎn)權(quán)法的權(quán)利行使行為，應當適用獨占禁止法12。
3． DVD6C在中國行使權(quán)利的合法性依據(jù)是否存在？
企業(yè)間結(jié)成專利聯(lián)盟（patent pool），進行專利共同許可，屬于專利權(quán)人的契約性自由行為，同時，國際間的專利許可、實施，也屬于契約自由的范疇。不過，盡管patent pool 自身具有促進競爭的效果，但是，為了標準化而形成patent pool往往限制競合技術(shù)、規(guī)格的使用，并且，在專利實施許可中通常會伴有專利許可拒絕、不爭義務(wù)、搭售、差別性專利使用費等違反公平競爭的行為。因此，在美國，patent pool歷來是反托拉斯法的監(jiān)督對象，企業(yè)結(jié)成patent pool應當向主管當局報告。
1999年6月11日，DVD6C在宣告DVD專利共同許可開始的文告中，特別注明“本專利共同許可由美國司法部的審查已經(jīng)終了，進而開始向歐洲委員會提出申請，因此，依據(jù)本專利共同許可，可以接受由6家公司聚積的必須專利的總括許可�！�13
在日本，根據(jù)1999年公正交易委員會發(fā)布的《關(guān)于專利、專有技術(shù)許可合同獨占禁止法的指針》的規(guī)定，繼續(xù)有關(guān)專利或?qū)Ｓ屑夹g(shù)許可合同的事前咨詢制度。專利許可聯(lián)盟的結(jié)成、運作應遵循該指針進行。所以，DVD6C應當已獲得日本競爭當局的認可。同時，在日本政府制定公布的《關(guān)于知識財產(chǎn)創(chuàng)造、保護以及活用推進計劃》中，在強調(diào)支援有利于技術(shù)標準的專利聚積（patent pool）的同時，提出在2003年度檢討專利許可費高額化對策、技術(shù)標準必須專利的鑒定和價值評價認定方法、制度等。
由此可見，專利許可聯(lián)盟（patent pool） 歷來是各國競爭法的監(jiān)督對象，其結(jié)成應事前經(jīng)過競爭當局的認可，其運作將始終受到競爭當局的監(jiān)督。
在我國，雖然沒有頒布反壟斷法，但不等于說維護公平競爭的法律不存在、主管競爭的當局不存在。筆者孤陋寡聞，迄今未聞DVD6C向中國有關(guān)主管部門就專利許可聯(lián)盟（patent pool）提出了審查申請。那么，我們不禁要問，在中國，DVD6C在法律形式上存在嗎14？以DVD6C名義向50家PC生產(chǎn)企業(yè)同時發(fā)出“警告函”是否妥當15？
1 September 1, 2003 --- The DVD6C Licensing Agency (DVD6C), the industry body representing the seven leading developers of DVD technology and formats-AOL Time Warner Inc., Hitachi, Ltd., IBM Corporation, Matsushita Electric Industrial Co., Ltd, Mitsubishi Electric Corporation, Toshiba Corporation and Victor Company of Japan, Ltd. (JVC)-announced that today it starts the global licensing of essential patents for DVD-Audio and recordable DVD products. Licenses cover both drives and media, including DVD-Audio, DVD-RAM, DVD-RW, DVD-R and DVD-Video Recording. See http://www.dvd6cla.com /DVD6C PATENT LICENSING / News
( 《向50家PC企業(yè)追討專利費 DVD6C目標瞄向PC產(chǎn)業(yè)》，http://www.sohu.com 8月23日�！度毡綝VD6C許可聯(lián)盟向國內(nèi)50家企業(yè)討專利費》，http://www.chinabyte.com 2003年8月23日 陳海玲/廣州日報�！禗VD專利費告捷 6C專利費“討”向國內(nèi)PC巨頭》http://www.sohu.com 2003年8月29日 植萬祿 來源《北京青年報》。
( 本文純屬學術(shù)性探討，不應成為媒體炒作的素材，轉(zhuǎn)載必須征得本人的同意，并注意文章論點、論據(jù)的關(guān)聯(lián)性。
4 1999年6月11日開始實施共同專利許可時，DVD解碼器的專利使用費確定為銷售價格的4％（每臺最低1美元）。
5詳見 http://www.dvd6cla.com
6 同上參照。
7 日本《判例時報》1612號3頁。
8 關(guān)于日本BBS事件最高裁判決的有力學說是“附條件的平行進口允許說”，參見池內(nèi)寛幸「特許製品の並行輸入問題に関する最高裁判決についての考察」AIPPI(1997)Vol.42 No.9,53頁。
9 Societe Anonyme des Manufactures de Glaces v. Tilghman's Patent Sand Blast Company(1883) LR 25 Ch. D1.
10 Beecham Group Ltd. v. Bristol Laboratories Ltd. and Bristol Myers Co., GRUR Int.1968,208.
11 Snofi, S. A. v. Med-Tech Veterinarian Prod., Inc., 565F. Supp. 931(D. N. J.1983)
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